[특허, 톡!] 상표등록 가능성은 몇프로인가요?

변리사로서 실무를 할 때 가장 난감한 경우다. 상표는 출원 이후 1년 정도 지나야 등록이 되는데 사업자등록, 홈페이지 개설 및 상품판매 등 여러가지 영업활동을 한 이후 상표가 거절되면 난감하기에 고객의 입장이 이해는 간다. 하지만 상표등록 가능성이 매우 높아 고객에게 등록에 대한 확신을 주는 경우가 그렇게 많지는 않다.

필자는 실무상 등록 가능성이 있는 경우라도 등록 여부는 실제 특허청 심사를 받아보아야 한다고 안내한다. 등록 가능성이 있다고 안내했지만 출원 이후 거절된 케이스를 경험했기 때문이다. 상표의 유사 여부는 각 단어가 지정상품과의 관계에서 식별력이 있는지, 실제 거래에서 해당 단어가 다수 쓰이고 있어 식별력이 없는지 등 여러가지 요소를 고려해서 판단되고, 심사관의 주관적인 판단에서 벗어날 수 없기 때문이다.

결과적으로 극히 일부 케이스를 제외하면 등록 가능성을 백프로로 보고 출원하는 것은 불가능에 가깝다. 불확실성을 없애려면 우선심사신청을 하여 약 2~3개월 전후로 출원공고결정서가 발행되는지를 확인하는 것이 최선이다. 이때 다수의 상품류에 대하여 상표등록을 원하는 경우 하나의 유(類)에 대하여 출원 및 우선심사를 진행한 후 등록 여부를 확인한 후 다른 유(類)에 대하여 출원을 확장하는 것도 좋은 전략이다.

그럼 출원했는데 거절 이유가 있어 특허청으로부터 의견제출통지서가 발행된 경우에는 상표를 바로 포기해야 할까? 항상 그런 것은 아니다. 예를 들어, 선행상표가 등록 이후 3년 이상 경과하였고, 거절 이유로 지적된 지정상품에 대하여 선행상표가 사용되지 않은 것으로 파악되면 불사용취소심판을 청구하는 것도 방법이다. 상표권자에게 사용의 입증 책임이 있으므로 실제 상표를 사용하지 않은 경우 답변서 부제출로 바로 취소되는 경우도 많다.

최근 고객 상표권의 일부 지정상품에 대해 무효심판이 청구된 적이 있다. 고객의 상표권 때문에 거절 통지를 받은 자가 제기한 경우였다. 필자는 고객과 협의 후 상표권 양도 협상을 진행하여 수천만 원에 해당 상표권을 양도했고, 심판 청구인은 상표권 양수로 거절 이유를 극복했다. ‘악마는 디테일에 있다’란 말이 있다. 등록 가능성 백프로는 없지만 디테일한 전략으로 등록에 가까워질 수는 있다.

이태영 엘앤비특허법률사무소 대표변리사