[특허, 톡!] 상표공존동의제 활용하기

동의서를 활용한 상표출원은 출원 시 동의서를 바로 제출하는 경우와 심사 후 의견제출통지서가 발행되는 경우에 동의서를 제출하는 경우로 나뉠 수 있다. 동의서의 출원인 정보에는 출원번호가 없을 시 출원 예정인 상표견본 및 상품류를 기재할 수 있다. 따라서 출원 예정인 상표에 대하여 유사한 선행상표가 발견되면 출원 전에 미리 선권리자에게 연락하여 동의서를 받는 것이 효율적인 전략이 될 수 있다. 출원 이후 의견제출통지서가 발행된 이후에 동의서를 받지 못하는 경우 대비 시간과 비용을 절약할 수 있기 때문이다.

출원시 미처 동의서를 받지 못한 경우에는 심사 후 특허청에서 의견제출통지서가 발행되면 그때 선권리자에게 동의서를 받을 수밖에 없다. 다만, 이 경우 선 권리자가 동의하지 않는 경우 상표는 등록받을 수 없고 이미 사업을 시작한 경우라면 선권리자의 상표권 침해가 성립할 수도 있기 때문에 상표의 변경 여부도 진지하게 고려할 필요가 있다.

동의서는 기한이나 지역을 제한하는 조건부 동의서나 향후 모든 출원상표에 대하여 동의하는 포괄적 동의서는 인정되지 않다. 선권리자의 상표와 동일한 상표에 대한 동의서 또한 인정되지 않는다. 다만, 특허청에서 당사자 간의 계약 내용까지 관여하지 않으므로, 당사자 간 별도의 계약서에 제한 조건 등을 기재하는 것은 가능하다. 상표공존동의제도에 따라 상표가 등록되면 선등록 상표 및 후등록 상표의 등록원부에 각각 공존동의제도에 관한 사항이 표기된다.

일반적으로 사용을 사용함과 동시에 출원하는 경우가 많다는 점에 비추어 볼 때, 상표의 출원 전에 선행상표조사를 통해 선권리자의 동의서 필요 여부를 판단하는 것이 가장 바람직하다. 상표의 심사 단계와 침해소송에서 상표의 유사 판단 법리는 엄격하게는 상이하지만 일반적으로 선권리자의 동의서가 필요하다는 것은 추후 해당 상표의 사용행위가 선권리자의 침해 가능성이 있다는 것을 내포하기 때문이다.

정리하면 상표 출원 검토 시 선권리자의 유사상표가 발견되면 출원 전 선권리자의 동의서가 확보되면 바로 출원과 동시에 상표의 사용을 시작할 수 있다. 한편 선권리자의 동의를 받지 못하는 경우라면 상표 변경을 고려한 후 상표 변경이 어려운 경우라면 상표의 사용은 특허청의 심사 결과 이후로 늦추는 것이 낫다.

혹시라도 특허청에서 비유사로 판단하여 등록을 허락해주면 등록 이후 사용을 시작하고 거절되면 상표의 변경이 불가피하다. 물론, 선권리자보다 선의로 먼저 상표를 사용하고 있었던 경우라면 선사용권으로 상표를 사용하는 것은 가능할 수 있다.

상표공존동의제도의 도입으로 상표 심사 후 의견제출통지서가 발행되면 동의서를 받아보겠다는 전략은 이론상 가능하지만, 법률적 리스크가 크다. 출원 전부터 동의서 확보 가능 여부, 상표의 사용 시기 및 침해 가능성을 종합적으로 고려하는 것이 필요하다.

이태영 LNB 특허법률사무소 대표변리사